11.3.2016

Kanne ja vastaus Helsingin käräjäoikeudessa

Verkkokauppa.com Oy vaati kanteessaan, että Oy Waltic Ab:tä kielletään käyttämästä merkkejä ja verkkotunnuksia veneilijänverkkokauppa.com ja veneilijanverkkokauppa.com ja että Oy Waltic Ab velvoitetaan maksamaan sille tavaramerkkilain 38 §:n 2 momentin mukaisena kohtuullisena hyvityksenä merkin käyttämisestä enintään 100 000 euroa. Verkkokauppa.com Oy oli sanamerkkinä rekisteröinyt tavaramerkin Verkkokauppa.com, joka oli laajalti tunnettu. Oy Waltic Ab:n elinkeinotoiminnassaan käyttämät merkit loukkasivat Verkkokauppa.com Oy:n oikeutta rekisteröityyn ja laajalti tunnettuun tavaramerkkiin.

Oy Waltic Ab vaati vastauksessaan kanteen hylkäämistä.

Käräjäoikeuden tuomio 14.11.2011

Käräjäoikeus totesi, että tavaramerkki Verkkokauppa.com oli 15.10.2004 rekisteröity sanamerkkinä luokkiin 9, 35, 38 ja 42. Luokassa 35 rekisteröinti kattoi vähittäiskaupan ja verkkokaupan, joista tässä asiassa oli kysymys. Esittämillään perusteilla käräjäoikeus katsoi, että Verkkokauppa.com oli laajalti tunnettu tavaramerkki Suomessa. Tavaramerkki ei kuitenkaan ollut omaperäinen ja erottamiskykyinen. Merkit Verkkokauppa.com ja veneilijän/veneilijanverkkokauppa.com erosivat toisistaan siinä määrin, ettei niitä voitu pitää samankaltaisina ja toisiinsa sekoitettavina. Tavanomaisesti huolellinen suomalainen keskivertokuluttaja ei yhdistänyt näitä merkkejä toisiinsa.

Käräjäoikeus hylkäsi kanteen.

Asian ovat ratkaisseet käräjätuomarit Ulla Tikkanen, Henrikki Mikkola ja Hannu Vieno.

Helsingin hovioikeuden tuomio 11.7.2013

Verkkokauppa.com Oy valitti hovioikeuteen ja toisti käräjäoikeudessa esittämänsä vaatimukset.

Hovioikeus totesi olevan riidatonta, että Oy Waltic Ab oli vuonna 2009 rekisteröinyt nimiinsä verkkotunnukset veneilijänverkkokauppa.com ja veneilijanverkkokauppa.com ja käyttänyt elinkeinotoiminnassaan verkkotunnusta veneilijanverkkokauppa.com sekä VENEILIJÄN verkkokauppa.com -tekstin sisältävää merkkiä (yhdessä Walticin tunnukset).

Sovellettavat säännökset ja kysymyksenasettelu

Tavaramerkkilain 4 §:n 1 momentin mukaan lain 1 - 3 §:n mukainen oikeus tavaran tunnusmerkkiin sisältää sen, että elinkeinotoiminnassa kukaan muu kuin merkin haltija ei saa tavaroittensa tunnuksena käyttää siihen sekoitettavissa olevaa merkkiä tavarassa tai sen päällyksessä, mainonnassa tai liikeasiakirjassa tai muulla tavalla, siihen luettuna myös suullinen käyttäminen. Lain 6 §:n 1 momentin mukaan tunnusmerkkien katsotaan olevan toisiinsa sekoitettavissa vain, jos ne tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tavaralajeja.

Tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentin mukaan tunnusmerkkien sekoitettavuuteen voidaan kuitenkin pykälän 1 momentin estämättä vedota sellaisen tunnusmerkin hyväksi, joka on laajalti tunnettu tässä maassa, jos toisen samankaltaisen tunnusmerkin käyttäminen ilman hyväksyttävää syytä merkitsisi aikaisemman merkin erottamiskyvyn ja maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä taikka olisi haitaksi aikaisemman merkin erottamiskyvylle tai maineelle.

Tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentilla on Suomessa pantu täytäntöön tavaramerkkidirektiivin (2008/95/EY) 5 artiklan 2 kohta, jonka mukaan jäsenvaltio voi säätää, että haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan elinkeinotoiminnassa käyttämästä merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki, vaikka tavarat ja palvelut, joita varten merkki on, eivät ole samankaltaisia kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, milloin viimeksi mainittu tavaramerkki on laajalti tunnettu tässä jäsenvaltiossa ja merkin aiheeton käyttö merkitsee tavaramerkin erottuvuuden tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle. Tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentin säännöstä on siten tulkittava mahdollisimman pitkälle direktiivin sanamuodon ja tarkoituksen mukaisesti ottaen huomioon EU-tuomioistuimen tätä koskeva oikeuskäytäntö.

Hovioikeus totesi, että Verkkokauppa.com Oy oli esittänyt vakuuttavan kirjallisen näytön tavaramerkin Verkkokauppa.com laajasta tunnettuisuudesta. Hovioikeus hyväksyi käräjäoikeuden ratkaisun perusteluineen siltä osin, kuin tavaramerkin oli katsottu olevan tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu laajalti tunnettu tavaramerkki.

Verkkokauppa.com Oy:n vedottua siihen, että Oy Waltic Ab:n tunnusten käyttö 1) merkitsi laajalti tunnetun tavaramerkin Verkkokauppa.com maineen ja erottamiskyvyn epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä ja että 2) sanottu käyttö oli haitaksi tavaramerkin erottamiskyvylle, asiassa oli tältä osin kysymys ensinnäkin siitä, olivatko tavaramerkki Verkkokauppa.com ja Walticin tunnukset tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla samankaltaisia ja aiheutuiko Walticin tunnusten käytöstä Verkkokauppa.com Oy:n väittämää haittaa. Mikäli näiden suojan edellytysten katsottiin olevan käsillä, kysymys oli lisäksi siitä, oliko Walticin tunnusten käytölle kuitenkin ollut hyväksyttävä syy, jonka perusteella niiden käyttö sanotuista seikoista huolimatta oli ollut sallittua.

Asiassa oli Verkkokauppa.com Oy:n kanteen perusteella kysymys myös siitä, olivatko Walticin tunnukset sekoitettavissa tavaramerkkiin Verkkokauppa.com tavaramerkkilain 4 §:ssä ja 6 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Laajennetun tavaramerkkisuojan edellytyksistä

Tavaramerkkilain 4 §:n 1 momentin mukaisen sekoitettavuuden oli vakiintuneesti katsottu olevan käsillä silloin, kun kohderyhmä erehtyy tavaramerkin haltijasta. Näyttöä konkreettisesta merkkien välisestä sekoittumisesta ei edellytetty, vaan olemassa oleva vaara merkkien sekoitettavuudesta riitti suojan saamiseksi. EU-tuomioistuin oli todennut sekaannusvaaran olevan käsillä, jos yleisö saattoi luulla, että kyseessä olevat tavarat tai palvelut olivat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisessa etuyhteydessä olevista yrityksistä (esim. C-39/97, tuomio 29.9.1998 - Canon Kabushiki Kaisha, kohta 29).

Laajalti tunnetun tavaramerkin nauttima suoja ei tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 2 kohdan, EU-tuomioistuimen ja kansallisen oikeuskäytännön (KKO 2005:143, KKO 2010:12, KHO 2011:4, KHO 8.7.2011 nro 1996) mukaan edellyttänyt, että olemassa olisi vaara siitä, että relevantti kohderyhmä erehtyi tavaroiden tai palvelujen kaupallisesta alkuperästä. Tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentin viittaus sekoitettavuuteen oli siten virheellinen. Tavara- ja palvelulajista riippumaton laajennettu tavaramerkkisuoja merkitsi kaupallisen alkuperän suojan lisäksi myös tavaramerkin itsenäisen liikearvon suojaa. Mikäli tavaramerkki menetti erottamiskykyään ja valovoimaisuuttaan, sen liikearvo pieneni. Samalla suojattiin kuitenkin välillisesti myös tavaramerkin erottamisfunktiota ja alkuperäisfunktiota, sillä merkin suojaaminen vesittymiseltä turvasi merkin erottamiskyvyn säilymistä ja sitä, että merkki säilytti kykynsä indikoida tuotteen alkuperää.

Laajennetun suojan edellytyksenä oli, että tavaramerkin haltija näytti, että aikaisemman ja myöhemmän merkin välillä oli niiden samankaltaisuudesta johtuva tunnusten välinen yhteys. Sanotun yhteyden oli katsottu olevan käsillä, kun samankaltaisuuden aste merkin ja laajalti tunnetun tavaramerkin välillä aiheutti sen, että kohdeyleisö yhdisti merkit toisiinsa eli liitti ne yhteen, vaikkei se sekoittanutkaan niitä toisiinsa (C-408/01, tuomio 23.10.2003 - Adidas Salomon AG, kohta 31 sekä C-487/07, tuomio 18.6.2009 - L'Oréal SA, kohdat 36 - 37). Yhteyden olemassaolon osoittamisen lisäksi laajalti tunnetun tavaramerkin haltijan tuli laajennettua suojaa saadakseen näyttää ensinnäkin, että merkin aiheettomasta käytöstä johtui haittaa, eli että merkin käyttö merkitsi tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä taikka oli haitaksi merkin erottamiskyvylle tai maineelle (C-408/01 - Adidas Salomon AG, kohdat 29 - 31, C-487/07 - L'Oréal SA kohdat 36-38 ja C-252/07, tuomio 27.11.2008 - Intel Corporation Inc. kohdat 31 - 32). Jo yhden haitan käsilläolo riitti suojan soveltumiseen (C-252/07 - Intel, kohdat 27-28 sekä C-487/97 - L'Oréal SA, kohdat 38 ja 42). Yhteyden ja haitan olemassaolon lisäksi tavaramerkin haltijan tuli näyttää vielä, ettei myöhemmän tunnuksen käyttöön ollut hyväksyttävää syytä (KKO:2010:12, kohta 8).

Yhteyden olemassaolo

EU-tuomioistuin on katsonut laajennetun tavaramerkkisuojan edellytyksenä olevan tunnusmerkkien välisen yhteyden olevan olemassa, kun myöhempi tavaramerkki herätti tavanomaisesti valistuneiden sekä kohtuullisen tarkkaavaisten ja huolellisten keskivertokuluttajien keskuudessa mielikuvan aikaisemmasta tavaramerkistä (C-252/07 - Intel, kohta 60). Kysymys oli siten mielleyhtymästä, jota koskevassa kokonaisarvioinnissa oli otettava huomioon kaikki kyseisessä yksittäistapauksessa merkitykselliset tekijät, kuten merkkien, tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden aste, kohdeyleisö, aikaisemman tavaramerkin maineen voimakkuus ja erottamiskyvyn aste sekä mahdollisen sekaannusvaaran olemassaolo yleisön keskuudessa (C-408/01 - Adidas Salomon AG, kohta 30 ja C-252/07 - Intel, kohta 42). Yhteyden olemassaoloa koskeva kokonaisarviointi perustui siten vastaaviin seikkoihin kuin sekoitettavuusarviointi. Vaikka tunnusten välisen sekaannusvaaran olemassaolon olikin katsottava aina synnyttävän myös laajennetun tavaramerkkisuojan edellytyksenä olevan yhteyden, ei sanotun suojan saaminen edellyttänyt sekaannusvaaraa, eikä sen edellytyksenä siten ollut sekoitettavuusarvioinnin tavoin vaara merkkien kaupallista alkuperää koskevasta erehdyksestä, vaan mielleyhtymä tunnusten välillä riitti.

Tunnusten välinen arviointi tuli tehdä vertaamalla Walticin tunnuksia tavaramerkin Verkkokauppa.com rekisteröityyn muotoon. Sanottu tavaramerkki oli rekisteröity sanamerkkinä ja siihen perustuva yksinoikeus kattoi siten merkin käytön kaikissa esiintymismuodoissa, kuten eri väreillä ja kirjasintyypeillä esitettynä siitä riippumatta, missä muodossa merkin haltija oli tavaramerkkiään käyttänyt. Myöhemmän merkin käyttötavalla voi kuitenkin olla merkitystä tunnusten välistä yhteyttä ja sekoitettavuutta arvioitaessa, mikäli sitä oli esimerkiksi käytetty tavalla, joka oli omiaan lisäämään vaaraa tunnusten välisestä mielleyhtymästä.

Tavaramerkin Verkkokauppa.com erottamiskyky

Hovioikeus totesi, että merkkiä, joka koostui niitä tavaroita tai palveluja kuvailevista osista, joita varten se oli rekisteröity, ei lähtökohtaisesti pidetty vahvasti erottamiskykyisenä (ks. esim. C-342/97 - Lloyd, kohta 23). Vahvasti erottamiskykyisinä pidettiin yleensä omintakeisia ja erikoisia piirteitä omaavia tavaramerkkejä, jotka eivät sisältäneet kysymyksessä olevaa palvelua tai tavaroita kuvailevia elementtejä.

Koska kysymyksessä olevan tavaramerkin ensimmäinen elementti "verkkokauppa" oli muodostunut yleissanaksi, joka kuvasi nimenomaisesti sitä palvelua, jota merkki koski, sitä ei voitu pitää tavaramerkin omaperäisenä tai erottamiskykyisenä elementtinä. Tavaramerkin loppuosa .com taas oli rajoitetusta, ns. maatunnusten (kuten fi ja se) sekä geneeristen verkkotunnusten (kuten net, com ja org) joukosta määräytyvä välttämätön osa verkkokauppapalvelua tarjottaessa tarvittavaa verkkotunnusta eli niin sanottua internet-osoitetta, eikä myöskään sitä voitu tästä syystä verkkokauppapalveluiden osalta pitää omaperäisenä tai erottamiskykyisenä elementtinä. Myöskään näiden kahden elementin yhdistäminen kysymyksessä olevalla, lähinnä käytännön sanelemalla tavalla ei tehnyt merkistä omintakeista. Tavaramerkkiä Verkkokauppa.com oli siten pidettävä kysymyksessä olevia palveluja kuvailevana ja lähtökohtaisesti erottamiskyvyttömänä tunnuksena.

Tavaramerkin Verkkokauppa.com vahvan erottamiskyvyn puolesta puhuivat kuitenkin sen laaja tunnettuus asianomaisessa kohderyhmässä, kirjallisesta todistelusta ilmenevä merkin käytön intensiivisyys, laajuus ja kesto sekä sen tunnetuksi tekemiseen käytetyt mittavat investoinnit (ks. esim. C-342/97 - Lloyd, kohta 23.)

Edellä esitettyjä seikkoja punnittuaan hovioikeus katsoi, että vaikka tavaramerkki Verkkokauppa.com oli intensiivisen käytön perusteella saavuttanut laajan tunnettuuden ja tietyn asteisen erottamiskyvyn, se oli kuitenkin edellä selostettujen ominaisuuksiensa johdosta lähtökohtaisesti niin erottamiskyvytön, ettei sitä laajasta tunnettuudestaan ja siihen uhratuista investoinneista huolimatta kuitenkaan voitu pitää vahvan erottamiskyvyn omaavana tavaramerkkinä.

Tunnusten samankaltaisuuden aste

Tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuutta koskevan arvioinnin oli perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja siinä oli otettava erityisesti huomioon tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat eli dominantit osat (ks. esim. C-251/95 - SABEL BV, kohta 23). Arvioitaessa sitä, mikä painoarvo merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden asteelle oli merkkien välistä sekoitettavuutta ja yhteyttä arvioitaessa annettava, voitiin huomioon ottaa kyseisten palvelujen ja tavaroiden tyyppi sekä niiden markkinointiin liittyvät olosuhteet (ks. C-342/97 - Lloyd, kohta 27).

Tavaramerkki Verkkokauppa.com sisältyi Walticin tunnuksiin sellaisenaan ja merkkien samankaltaisuuden aste oli tästä syystä korkea niin kirjoitus- ja ääntämisasunsa kuin merkityssisältönsäkin osalta, mitä oli lähtökohtaisesti pidettävä vahvana viitteenä merkkien välisen sekoitettavuuden ja yhteyden olemassaolosta.

Kun Walticin tunnuksia kuitenkin käytettiin ensisijaisesti verkkokauppapalvelun tarjoamisessa, voitiin arvioinnissa ottaa huomioon ensinnäkin, että verkkotunnuksen käyttö oli sanottuja palveluja tarjottaessa välttämätöntä ja että tällöin oli tunnuksessa välttämätöntä myös käyttää rajoitetusta joukosta valikoituvaa päätettä, kuten .com. Lisäksi palveluntarjoajilla oli oltava mahdollisuus ilmoittaa palvelunsa laatu ja siten käyttää toiminnassaan palvelua puhtaasti kuvailevaa sanaa verkkokauppa. Hovioikeus katsoi, että merkkien samankaltaisuuden merkitystä mielleyhtymän syntymisen arvioinnissa oli siten omiaan vähentämään se, että niiden välisen samankaltaisuuden voitiin katsoa ainakin jossakin määrin perustuvan tarjottavan palvelun tyyppiin ja siihen liittyviin olosuhteisiin.

Tavaroiden sekä palvelujen samankaltaisuuden aste

Siitä huolimatta, että laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojaa sovellettiin riippumatta siitä, olivatko tavarat tai palvelut, joissa myöhempää merkkiä käytetään samoja tai samankaltaisia kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten aikaisempi tavaramerkki oli rekisteröity, tavaroiden ja palvelujen samankaltaisuus oli kuitenkin myös yhteyden olemassaoloa koskevassa harkinnassa huomioon otettava seikka (ks. esim. C-323/09, tuomio 22.9.2011 - Interflora kohta 68, C-292/00, tuomio 9.1.2003 - Davidoff, kohta 30 ja C-408/01 - Adidas Salomon AG, kohdat 18-22).

Tavaramerkki Verkkokauppa.com oli rekisteröity palveluluokkaan 35, joka rekisteröintihetkellä voimassa olleen Nizzan sopimuksen mukaisen luokituksen mukaan kattoi muun ohella vähittäis- ja verkkokaupan. Sekä Verkkokauppa.com Oy että Oy Waltic Ab tarjosivat samoja palveluita harjoittaessaan verkkokauppaa ja vähittäismyyntiä, ja niiden tunnukset tarkoittivat siten samoja palvelulajeja. Hovioikeus totesi, että vaikka yhtiöiden tuotevalikoimat saattoivat joidenkin yksittäisten tuotteiden osalta olla samoja, olivat niiden ensisijaiset kohderyhmät sekä tuotevalikoimat kuitenkin esitetyn selvityksen mukaan pääosiltaan erilaiset, mikä taas osaltaan puhui yhteyden olemassaoloa vastaan.

Tunnusten välinen sekoitettavuus

Tavaramerkin Verkkokauppa.com sekä Walticin tunnusten välisen sekaannusvaaran osalta hovioikeus totesi, että tunnuksia erottava elementti oli Walticin tunnusten sisältämä sana veneilijän/veneilijan, joka kuvasi Oy Waltic Ab:n tarjoamien tavaroiden ja palvelujen kohderyhmää ja jota ei kuvailevan luonteensa johdosta lähtökohtaisesti voitu pitää erityisen omaperäisenä ja erottamiskykyisenä elementtinä.

Tavaramerkin Verkkokauppa.com ja Oy Waltic Ab:n verkkotunnusten veneilijan/veneilijänverkkokauppa.com välisen sekoitettavuuden osalta hovioikeus katsoi edellä esitettyjen seikkojen perusteella, että yhdistettynä kysymyksessä olevaa palvelua kuvaavaan yleissanaan verkkokauppa sekä verkkotunnuksessa tarvittavaan päätteeseen .com, voitiin palvelun tarjoamiseen liittyvät olosuhteet huomioiden sinänsä heikon erottamiskyvyn omaavaa sanaa veneilijän/veneilijan pitää riittävänä erottamaan Oy Waltic Ab:n tarjoamat palvelut ja tavarat Verkkokauppa.com Oy:n palveluista ja siten estämään sekaannusvaara tavaramerkin Verkkokauppa.com sekä kysymyksessä olevien Walticin tunnusten välillä.

Siltä osin kuin Verkkokauppa.com Oy oli valituksessaan katsonut, että loukkauksen moitittavuutta ja tunnusten välistä sekaannusvaaraa lisäsi se, että Oy Waltic Ab oli markkinoinnissaan käyttämässään merkissä kirjoittanut elementin verkkokauppa.com samoilla väreillä ja kirjasintyypillä kuin Verkkokauppa.com Oy omaa tavaramerkkiään käyttäessään sekä kirjoittanut elementit VENEILIJÄN ja verkkokauppa.com eri riveille korostaen merkin dominanttina pidettävän yhdistelmän verkkokauppa.com näkyvyyttä edelleen kirjoittaen sen punaisella värillä, hovioikeus totesi seuraavan.

Sekoitettavuusarviointi oli tehtävä vertaamalla Walticin tunnuksia rekisteröityyn sanamerkkiin Verkkokauppa.com, jonka loukkaukseen kanteessa oli vedottu, ei sen sijaan siihen Verkkokauppa.com Oy:n mahdolliseen kuvio- tai muuhun merkkiin, johon sanottu sanamerkki oli niin ikään sisällytetty. Mikäli tavaramerkin Verkkokauppa.com mukaista ilmaisua oli loukkaavaksi väitetyssä tunnuksessa käytetty sitä sillä tavoin korostaen, että sekaannusvaara oli tämän johdosta suurentunut, voitiin tämä seikka ottaa sekoitettavuusväitettä tukevana seikkana huomioon sanotun tunnuksen osalta.

Oy Waltic Ab:n merkissä sanat verkkokauppa.com oli kirjallisista todisteista ilmenevin tavoin kirjoitettu punaisella värillä valkoista taustaa vasten. Suurimmalla kirjasinkoolla siinä oli sinistä väriä käyttäen esitetty sana VENEILIJÄN. Hovioikeuden arvion mukaan sanaa VENEILIJÄN voitiin selkeästi suuremman kirjasinkoon perusteella pitää merkin visuaalisesti hallitsevana elementtinä, eikä ilmaisu verkkokauppa.com erityisesti korostunut merkin ulkoasussa.

Näiden seikkojen perusteella hovioikeus katsoi, ettei Oy Waltic Ab:n merkki kokonaisuutena tai sen seikan johdosta, että elementti verkkokauppa.com oli kirjoitettu erikseen punaisella värillä, antanut aihetta arvioida tunnusten välistä sekoitettavuutta tai yhteyttä sanotun merkin osalta muista Walticin tunnuksista poikkeavalla tavalla, vaan sana VENEILIJÄN oli riittävä estämään sekoitettavuuden myös kysymyksessä olevan merkin osalta.

Johtopäätös

Edellä esitetyin perustein hovioikeus katsoi, etteivät Walticin tunnukset olleet tavaramerkkilain 4 §:n 1 momentissa ja 6 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalle sekoitettavissa tavaramerkkiin Verkkokauppa.com.

Tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentin mukaisen laajennetun suojan edellytyksenä olevan merkkien välisen yhteyden olemassaolon osalta hovioikeus, asiaa kokonaisuutena arvioituaan, katsoi kuitenkin, ottaen erityisesti huomioon tavaramerkin Verkkokauppa.com laaja tunnettuus ja arvioitavien tunnusten samankaltaisuuden korkea aste, että Oy Waltic Ab:n tunnusten voitiin perustellusti olettaa herättävän keskivertokuluttajien keskuudessa mielikuvan tavaramerkistä Verkkokauppa.com ja että kohderyhmä siten liitti ne toisiinsa. Hovioikeus katsoi, että tavaramerkin Verkkokauppa.com sekä Oy Waltic Ab:n tunnusten välillä oli siten olemassa sanottu yleisön mieltämä yhteys.

Laajalti tunnetun merkin erottamiskyvyn ja maineen epäoikeudenmukainen hyväksikäyttö

Tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaisessa hyväksikäyttämisessä (ns. free-riding) ei ollut kysymys laajalti tunnetulle tavaramerkille aiheutettavasta vahingosta, vaan sen sijaan hyödystä, jonka kolmas oli saanut saman tai samankaltaisen merkin käytöllä (C-487/97 - L'Oréal SA, kohta 41). Erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutetusta hyväksikäyttämisestä oli kysymys silloin, kun kolmas pyrki tällä käytöllä kulkemaan laajalti tunnetun tavaramerkin vanavedessä hyötyäkseen sen vetovoimasta, maineesta ja arvostuksesta, sekä käyttämään ilman rahallista vastiketta hyödyksi tavaramerkin haltijan tämän tavaramerkin imagon luomiseksi ja säilyttämiseksi suorittamia markkinointitoimenpiteitä (C-487/07 - L'Oréal SA, kohdat 44 ja 50 sekä C-252/07 - Intel, kohdat 67-69). Erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukainen hyväksikäyttäminen kattoi myös tapaukset, joissa tavaramerkin herättämä mielikuva tai sen ominaisuudet siirtyivät samalla tai samankaltaisella merkillä varustettuihin tavaroihin sillä tavoin, että tunnettua tavaramerkkiä käytettiin selvästi hyväksi (C-487/07 L'Oréal SA, kohta 41).

Verkkokauppa.com Oy:n oli suojaa saadakseen näytettävä, että Oy Waltic Ab:n tunnusten käyttö merkitsi tavaramerkin Verkkokauppa.com erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä. Kun tätä arvioitaessa oli kysymys siitä hyödystä, mitä Oy Waltic Ab oli tunnustensa käytöllä saanut tavaramerkistä Verkkokauppa.com, oli arvioinnin kannalta merkityksellinen kohderyhmä tältä osin Oy Waltic Ab:n palvelujen tavanomaisesti valistuneet ja kohtuullisen tarkkaavaiset ja huolelliset keskivertokuluttajat (C-252/07 - Intel, kohta 36).

Koska Oy Waltic Ab:n käyttämät tunnukset sisälsivät tavaramerkin Verkkokauppa.com sellaisenaan ja merkkien samankaltaisuuden aste oli siten korkea, oli selvää, että tavaramerkin Verkkokauppa.com laaja tunnettuus oli ainakin jossakin määrin edistänyt Oy Waltic Ab:n tunnusten jäämistä kuluttajien mieleen. Oy Waltic Ab:n oli siten katsottava saaneen jonkin verran hyötyä siitä, että sen tunnukset olivat samankaltaisia kuin tavaramerkki Verkkokauppa.com.

Tätä ei kuitenkaan voitu pitää riittävänä näyttönä siitä, että Oy Waltic Ab oli tunnuksiaan käyttämällä pyrkinyt epäoikeudenmukaisesti hyötymään tavaramerkin Verkkokauppa.com positiivisista ominaisuuksista ja tunnettuudesta. Kysymyksessä olevien merkkien väliselle samankaltaisuudelle oli edellä esitetyin tavoin katsottava olevan tarjotun palvelun laatuun ja olosuhteisiin liittyviä syitä, mikä osaltaan horjutti väitettä siitä, että Walticin tunnusten muotoilu olisi perustunut Oy Waltic Ab:n pyrkimykseen hyötyä epäoikeudenmukaisesti toisen tavaramerkistä, ja vähensi siten tunnusten samankaltaisuudelle arvioinnissa annettavaa painoarvoa.

Verkkokauppa.com Oy oli vedonnut tavaramerkin epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä koskevan väitteensä tueksi siihen, että Oy Waltic Ab:n merkin ulkoasu oli samantyyppinen kuin Verkkokauppa.com Oy:n kirjallisista todisteista ilmenevä tavaramerkin Verkkokauppa.com käyttömuoto.

Tältä osin hovioikeus totesi, että Verkkokauppa.com Oy oli käyttänyt merkkiään siten, että teksti oli kirjoitettu valkoisella värillä punaista taustaa vasten. Sanat Verkkokauppa ja .com oli sijoitettu eri riveille, ja käräjäoikeuden tuomiossa esitetyssä merkissä teksti "Osta viisaammin, osta nopeammin" sekä kirjallisista todisteista ilmenevässä muuten edellistä vastaavassa merkissä teksti "Todennäköisesti aina halvempi" oli kirjoitettu pienemmällä kirjasinkoolla sanan Verkkokauppa alapuolelle.

Oy Waltic Ab:n merkissä sana verkkokauppa.com oli edellä selostetuin tavoin kirjoitettu punaisella värillä valkoista taustaa vasten, ja suurimmalla kirjasinkoolla siinä oli sinistä väriä käyttäen esitetty sana VENEILIJÄN, jota voitiin edellä sekoitettavuusarvioinnin yhteydessä esitetyin tavoin pitää merkin visuaalisesti hallitsevana elementtinä. Verkkokauppa.com Oy:n merkissään käyttämä kirjasinlaji oli tavanomainen, eikä Oy Waltic Ab ollut omassa merkissään käyttänyt samaa kirjasinlajia, vaan toista, vaikkakin samantyyppistä kirjasinlajia.

Arvioituaan Oy Waltic Ab:n merkkiä sekä Verkkokauppa.com Oy:n kysymyksessä olevaa käyttömuotoa kokonaisuutena hovioikeus edellä esitettyjen seikkojen perusteella katsoi, että Oy Waltic Ab:n merkki erosi Verkkokauppa.com Oy:n käyttämästä merkistä siten, ettei sen voitu katsoa tukevan väitettä siitä, että Oy Waltic Ab olisi merkkinsä tai muiden tunnustensa käytöllä pyrkinyt epäoikeudenmukaisesti hyötymään Verkkokauppa.com Oy:n tavaramerkin positiivisista ominaisuuksista.

Edellä mainituilla perusteilla hovioikeus katsoi, ettei Verkkokauppa.com Oy ollut osoittanut, että Walticin tunnusten käyttäminen olisi merkinnyt tavaramerkin Verkkokauppa.com erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä.

Tavaramerkin Verkkokauppa.com erottamiskyvylle tai maineelle aiheutuva haitta

Hovioikeus katsoi mainitsemillaan perusteilla, ettei Verkkokauppa.com Oy ollut näyttänyt, että tavaramerkin Verkkokauppa.com erottamiskyvylle tai maineelle olisi aiheutunut Oy Waltic Ab:n tunnusten käytön johdosta haittaa.

Johtopäätös

Hovioikeus katsoi, ettei tavaramerkin Verkkokauppa.com kanssa samankaltaisina pidettävien Oy Waltic Ab:n tunnusten käyttäminen ollut merkinnyt sanotun tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä taikka ollut ollut haitaksi sen erottamiskyvylle tai maineelle. Vaikka asiassa ei enää ollutkaan tarpeen arvioida kysymystä siitä, oliko Oy Waltic Ab:n tunnusten käytölle ollut hyväksyttävä syy, hovioikeus lausui siitä seuraavan.

Hyväksyttävä syy

Tavaramerkin haltijan osoitettua haitan tai sen vaaran olemassaolon oli asiassa arvioitava, oliko myöhemmän tunnuksen käyttämiselle kuitenkin olemassa perusteltu/hyväksyttävä syy.

Hovioikeus katsoi, että verkkokauppaa harjoittavien toimijoiden tuli voida verkkotunnuksessaan ja myös muuten sanottuja palveluja tarjotessaan käyttää kyseistä palvelua kuvaavaa sanaa verkkokauppa sekä siihen yhdistettynä verkkotunnuksiin kuuluvaa maatunnusta tai geneeristä tunnusta. Hovioikeus totesi, että mikäli ilmaisun verkkokauppa.com käyttö tavaramerkkirekisteröinnin perusteella rajattaisiin ainoastaan Verkkokauppa.com Oy:n käyttöön siten, että sen tavaramerkkiin perustuva yksinoikeus ulottuisi sanojen verkkokauppa.com käyttöön myös yhdistettynä kolmannen palvelua tarkemmin yksilöivään ilmaisuun, kuten Oy Waltic Ab:n tunnuksessa käytettyyn sanaan veneilijän, johtuisi tästä kohtuuton rajoitus verkkokauppapalveluja tarjoavien kilpailijoiden mahdollisuuksiin tarjota omia palveluitaan. Hovioikeus katsoi, että Oy Waltic Ab:llä oli tällä perusteella ollut hyväksyttävä syy tavaramerkin Verkkokauppa.com kanssa samankaltaisten tunnusten veneilijänverkkokauppa.com, veneilijanverkkokauppa.com sekä VENEILIJÄN verkkokauppa.com käyttämiseen.

Käräjäoikeuden tuomiota ei muutettu.

Asian ovat ratkaisseet hovioikeuden jäsenet Juha Paimela, Anna-Liisa Hyvärinen ja Reima Jussila. Esittelijä Sanna Holkeri.

Perustelut

Kysymyksenasettelu

1. Verkkokauppa.com Oyj:lle on 15.10.2004 rekisteröity tavaramerkiksi sanamerkki Verkkokauppa.com. Oy Waltic Ab:lle on vuonna 2009 myönnetty verkkotunnukset veneilijänverkkokauppa.com ja veneilijanverkkokauppa.com. Oy Waltic Ab on käyttänyt elinkeinotoiminnassaan viimeksi mainittua verkkotunnusta sekä tunnusmerkkiä, joka sisältää tekstin Veneilijän verkkokauppa.com (jäljempänä myös Oy Waltic Ab:n tunnukset).

2. Verkkokauppa.com Oyj on vaatinut Oy Waltic Ab:n tunnusten käytön kieltämistä ja tavaramerkkilain mukaisen hyvityksen tuomitsemista ja on alemmissa oikeuksissa perustanut nämä vaatimuksensa myös sanottujen tunnusten ja tavaramerkin Verkkokauppa.com sekoitettavuuteen tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin mukaisesti. Korkeimmassa oikeudessa Verkkokauppa.com Oyj on vedonnut vain sellaisiin seikkoihin, joiden johdosta sen vaatimuksia on arvioitava lain 6 §:n 2 momentin mukaisen laajalti tunnetun tunnusmerkin suojan perusteella.

3. Korkeimmassa oikeudessa on kysymys ensinnäkin siitä, onko tavaramerkki Verkkokauppa.com tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu laajalti tunnettu tunnusmerkki. Mikäli sen katsotaan olevan laajalti tunnettu tavaramerkki, kysymys on myös siitä, ovatko kohdassa 1 mainitut Oy Waltic Ab:n tunnukset samankaltaisia kuin tavaramerkki Verkkokauppa.com ja loukkaako niiden sanotunlainen käyttö Verkkokauppa.com Oyj:n oikeutta tavaramerkkiin lainkohdassa tarkoitetulla tavalla.

Sovellettavat säännökset

4. Tavaramerkkilain 1 §:n 1 momentin mukaan rekisteröinnillä saadaan yksinoikeus tavaramerkkiin erityiseksi tunnusmerkiksi myytäviksi tarjottavien tai muutoin elinkeinotoiminnassa liikkeeseen laskettavien tavaroiden erottamiseksi toisten tavaroista. Lain 4 §:n 1 momentin mukaan 1 §:n mukainen oikeus tavaran tunnusmerkkiin sisältää sen, että elinkeinotoiminnassa kukaan muu kuin merkin haltija ei saa tavaroittensa tunnuksena käyttää siihen sekoitettavissa olevaa merkkiä tavarassa tai sen päällyksessä, mainonnassa tai liikeasiakirjassa tai muulla tavalla, siihen luettuna myös suullinen käyttäminen. Mitä laissa säädetään tavaroista, on vastaavasti voimassa palveluista (tavaramerkkilain 1 §:n 3 momentti).

5. Tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin mukaan tunnusmerkkien katsotaan tämän lain mukaan olevan toisiinsa sekoitettavissa vain, jos ne tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tavaralajeja. Tässä asiassa sovellettavan pykälän 2 momentin mukaan tunnusmerkkien sekoitettavuuteen voidaan kuitenkin 1 momentin estämättä vedota myös sellaisen tunnusmerkin hyväksi, joka on laajalti tunnettu tässä maassa, jos toisen samankaltaisen tunnusmerkin käyttäminen ilman hyväksyttävää syytä merkitsisi aikaisemman merkin erottamiskyvyn ja maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä taikka olisi haitaksi aikaisemman merkin erottamiskyvylle tai maineelle.

6. Tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentilla on saatettu kansallisesti voimaan Euroopan yhteisöjen ensimmäisen tavaramerkkidirektiivin (89/104/ETY) 5 artiklan 2 kohdan säännös. Nykyisin säännös on samansisältöisenä Euroopan parlamentin ja neuvoston tavaramerkkidirektiivin 2008/95/EY (kodifioitu toisinto) 5 artiklan 2 kohdassa. Sen mukaan jäsenvaltio voi säätää, että tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan elinkeinotoiminnassa käyttämästä merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki, vaikka tavarat tai palvelut, joita varten merkki on, eivät ole samankaltaisia kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, milloin viimeksi mainittu tavaramerkki on laajalti tunnettu tässä jäsenvaltiossa ja merkin aiheeton käyttö merkitsee tavaramerkin erottuvuuden tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle.

7. Euroopan unionin tuomioistuin on todennut, että jäsenvaltio voi valita, ottaako se käyttöön tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 2 kohdan mukaisen periaatteen laajemman suojan antamisesta laajalti tunnetuille tavaramerkeille, mutta se ei voi valita niitä tilanteita, jotka tämä suoja kattaa, jos se on päättänyt antaa tällaista suojaa (tuomio Adidas-Salomon ja Adidas Benelux, C-408/01, EU:C:2003:582, kohta 20). Laajalti tunnetun merkin suojaa on siten tulkittava yhdenmukaisesti unionin alueella.

Onko Verkkokauppa.com laajalti tunnettu tavaramerkki?

8. Unionin tuomioistuin on tuomiossaan General Motors, C-375/97, EU:C:1999:408 (kohdat 24, 26 ja 27) tulkinnut tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 2 kohtaan sisältyvää ilmaisua "on laajalti tunnettu". Tuomioistuin on katsonut, että merkittävän osan tavaramerkin kattamien tavaroiden tai palvelujen kohderyhmästä on tunnettava tavaramerkki, jotta se saisi suojaa sanotun kohdan nojalla. Tämä kohderyhmä voi kulloinkin markkinoidun tavaran tai palvelun perusteella olla joko suuri yleisö tai asiantuntevampi yleisö, kuten tietyt ammattipiirit. Tunnettuuden arvioinnissa on otettava huomioon kaikki asiassa merkitykselliset seikat, joita ovat muun muassa tavaramerkin markkinaosuus, tavaramerkin käyttämisen intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja kesto sekä se, missä määrin yritys on käyttänyt varoja tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen. Tuomioistuin on edelleen katsonut, ettei ole mahdollista edellyttää, että määritellystä kohderyhmästä jonkin tietyn prosentuaalisen osuuden olisi tunnettava tavaramerkki (kohta 25).

9. Verkkokauppa.com on rekisteröity tavaramerkiksi muun muassa vähittäiskauppaa ja verkkokauppaa koskevaan tavaramerkkiluokkaan 35. Verkkokauppa.com Oyj on ilmoittanut, että se on Suomen toiseksi suurin viihde-elektroniikan jälleenmyyjä. Sen palvelut on suunnattu pääasiallisesti internetin käyttäjille, vaikka yhtiöllä on myös myymälöitä. Esitetyn selvityksen perusteella Korkein oikeus katsoo, että tavaramerkin Verkkokauppa.com kattamien palveluiden kohderyhmänä voidaan pitää Suomessa asuvia kuluttajia, jotka käyttävät internetiä tavaroiden ja palveluiden hankkimista varten.

10. Verkkokauppa.com Oyj on esittänyt todisteina kolme Taloustutkimus Oy:n Suomessa tekemää markkinatutkimusta. Kotielektroniikan ja it-tarvikkeiden internetkauppojen tunnettuudesta vuonna 2010 tehdyn tutkimuksen mukaan 1 027 suuruiseen kohderyhmään kuuluneista 790 internetin käyttäjästä merkin Verkkokauppa.com tunnisti spontaanisti 29 prosenttia sekä spontaanisti tai autetusti yhteensä 86 prosenttia. Verkkobrändien arvostuksesta Suomessa vuonna 2008 tehdyn tutkimuksen mukaan Verkkokauppa.com Oyj:n verkkokauppaa käytti 36 prosenttia viikoittain internetiä käyttävistä suomalaisista. Tämän tutkimuksen kohderyhmään kuului ensimmäisessä vaiheessa 2 833 ja toisessa vaiheessa 4 339 vastaajaa. Tutkimuksesta "Etämyynti 2008" ilmenee muun muassa, että 37 prosenttia tutkimuksen 4 175 suuruisesta kohderyhmästä tunnisti merkin Verkkokauppa.com vähintäänkin nimeltä. Lisäksi Verkkokauppa.com Oyj on esittänyt selvitystä kävijämääristä sen verkkosivuilla ja myymälöissä sekä markkinointikuluistaan.

11. Oy Waltic Ab on kiistänyt, että Verkkokauppa.com olisi laajalti tunnettu tavaramerkki, ja on kiistämisensä tueksi vedonnut muun muassa siihen, että tavaramerkkiä ei ole otettu Patentti- ja rekisterihallituksen pitämään laajalti tunnettujen tavaramerkkien luetteloon. Tältä osin Korkein oikeus toteaa, että mainitun luettelon tarkoituksena on lisätä tietoisuutta laajalti tunnetuista tavaramerkeistä ja siten ehkäistä ennalta ristiriitatilanteiden syntymistä. Luetteloon merkitseminen ei luo oikeusvaikutuksia, eikä sen ulkopuolelle jääminen rajoita tuomioistuimen mahdollisuutta harkita asiassa esitetyn selvityksen perusteella, onko kysymyksessä laajalti tunnettu tavaramerkki. Näin ollen sillä, että tavaramerkkiä Verkkokauppa.com ei ole otettu laajalti tunnettujen tavaramerkkien luetteloon, ei ole ratkaisevaa merkitystä tässä asiassa.

12. Korkein oikeus toteaa, että keskeisin näyttö tavaramerkin Verkkokauppa.com tunnettuudesta muodostuu edellä kohdassa 10 mainituista tutkimuksista. Niissä kaikissa on esitetty sellaiset tiedot muun muassa tutkimusmenetelmistä ja kohderyhmistä, että tuomioistuimen on mahdollista arvioida tutkimusten luotettavuutta ja merkitystä näyttönä. Korkein oikeus katsoo, että nämä tutkimukset yhdessä varsin vahvasti tukevat käsitystä, että tavaramerkki Verkkokauppa.com on laajalti tunnettu. Verkkokauppa.com Oyj:n esittämästä muusta näytöstä ilmenevä suuri kävijämäärä erityisesti yhtiön verkkosivuilla osaltaan tukee samaa käsitystä, vaikka kävijämäärät sinällään eivät kerro merkin tunnettuudesta. Myös Verkkokauppa.com Oyj:n markkinointikulujen huomattava määrä tukee sanottua käsitystä, vaikka tämän seikan merkitystä näyttönä vähentää se, ettei asiassa ole esitetty vertailua alan tavanomaisiin markkinointikuluihin. Tavaramerkin rekisteröinnin suhteellisen lyhyt kestoaika, noin kuusi vuotta ennen kanteen nostamista, ei horjuta käsitystä tavaramerkin laajasta tunnettuisuudesta, kun huomioon otetaan internetin käytön ja sen välityksellä tapahtuvan kaupan voimakas lisääntyminen sanottuna aikana. Kaikki edellä mainitut seikat huomioon ottaen Korkein oikeus katsoo, että Verkkokauppa.com on tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu laajalti tunnettu tavaramerkki. Mainittujen tutkimusten perusteella Korkein oikeus katsoo vielä, että tavaramerkki Verkkokauppa.com on ollut laajalti tunnettu ainakin vuodesta 2009, jolloin Oy Waltic Ab on aloittanut omien tunnustensa käytön.

Merkkien samankaltaisuus

13. Laajalti tunnetun tavaramerkin suojan edellytyksenä ei ole merkkien sekoitettavuus eli se, että kohderyhmä erehtyisi tavaroiden tai palveluiden alkuperästä, kuten hovioikeuskin on todennut. Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan riittää, että samankaltaisuuden aste merkin ja laajalti tunnetun tavaramerkin välillä aiheuttaa sen, että kohdeyleisö yhdistää merkin ja tavaramerkin toisiinsa (esim. tuomio Adidas-Salomon ja Adidas Benelux, C-408/01, EU:C:2003:582, kohta 31). Tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentissa viitattu 1 momentin mukainen tunnusmerkkien sekoitettavuus ei siten ole unionin oikeuden mukainen edellytys laajalti tunnetun tavaramerkin suojan saamiselle.

14. Unionin tuomioistuin on tuomiossa Intel, C-252/07, EU:C:2008:655 tarkastellut lähemmin kysymystä siitä, mitkä ovat merkityksellisiä perusteita arvioitaessa sitä, onko aikaisemman laajalti tunnetun tavaramerkin ja myöhemmän tavaramerkin välillä sellainen yhteys kuin edellä kohdassa 13 mainitussa tuomiossa on edellytetty. Tuomioistuimen mukaan tällaisen yhteyden olemassaoloa on arvioitava kokonaisuutena ottaen huomioon kaikki kyseisen yksittäistapauksen merkitykselliset tekijät. Sellaisia ovat ainakin kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuuden aste, tavarat tai palvelut, joita varten kyseiset tavaramerkit on rekisteröity, mukaan luettuna näiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden tai erilaisuuden aste, sekä kohdeyleisö, aikaisemman tavaramerkin maineen voimakkuus, aikaisemman tavaramerkin luontaisen tai käyttöön perustuvan erottamiskyvyn aste ja sekaannusvaaran olemassaolo yleisön keskuudessa (kohdat 40-42). Tällainen yhteys aikaisemman laajalti tunnetun tavaramerkin ja myöhemmän tavaramerkin välillä on olemassa silloin, jos myöhempi tavaramerkki herättää tavanomaisesti valistuneiden sekä kohtuullisen tarkkaavaisten ja huolellisten keskivertokuluttajien keskuudessa mielikuvan aikaisemmasta tavaramerkistä (kohdat 60 ja 63).

15. Korkein oikeus toteaa, että tavaramerkki Verkkokauppa.com sisältyy Oy Waltic Ab:n tunnuksiin sellaisenaan. Tavaramerkki ja sanotut tunnukset ovat siten selkeästi kirjoitus- ja äänneasultaan samankaltaisia. Kummankin yhtiön merkeillä tarjotaan samankaltaisia palveluita, ja kummankin yhtiön verkkokaupassa myytävät tuotteet ovat osittain samantyyppisiä, esimerkiksi elektroniikkaa, vaikka Oy Waltic Ab:n tuotteet liittyvät nimenomaan veneilyyn. Oy Waltic Ab:n tunnuksiin sisältyvä lisämääre "veneilijän" voi antaa keskivertokuluttajalle virheellisen käsityksen siitä, että kysymys on erillisestä ryhmästä Verkkokauppa.com Oyj:n valikoimiin sisältyviä tavaroita. Oy Waltic Ab:n veneilijöille suunnattujen palveluiden kohderyhmää voidaan pitää osana Verkkokauppa.com Oyj:n palveluiden varsin laajasta kohderyhmästä. Näin ollen on perusteltua katsoa, että tavaramerkki Verkkokauppa.com on ollut tunnettu myös verkkokauppaa käyttäneiden Oy Waltic Ab:n asiakkaiden keskuudessa. Edellä kohdassa 10 mainittujen tutkimusten perusteella tavaramerkin Verkkokauppa.com mainetta voidaan pitää varsin vahvana. Toisaalta tavaramerkkiä Verkkokauppa.com ei voida pitää luontaisesti erityisen erottamiskykyisenä, koska se sisältää vain palvelun laatua koskevan etuosan ja käytännössä yleisen verkkotunnuspäätteen. Kun kuitenkin otetaan huomioon muut edellä tässä kohdassa mainitut seikat ja erityisesti tunnusten samankaltaisuuden aste Korkein oikeus katsoo kuten hovioikeus, että merkkien välillä on sellainen yleisön mieltämä yhteys, jota laajalti tunnetun tavaramerkin suojan saaminen edellyttää.

Laajalti tunnetun tavaramerkin loukkaus

16. Tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentin mukaan laajalti tunnetun tavaramerkin tuottaman oikeuden loukkaus edellyttää, että toisen samankaltaisen tunnusmerkin käyttäminen ilman hyväksyttävää syytä merkitsee aikaisemman merkin erottamiskyvyn ja maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä taikka on haitaksi aikaisemman merkin erottamiskyvylle tai maineelle. Unionin tuomioistuimen mukaan tavaramerkin erottamiskyvylle aiheutuva haitta, sen maineelle aiheutuva haitta ja tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettu hyväksi käyttäminen ovat edellytyksiä, joista yksikin on riittävä, jotta direktiivin 5 artiklan 2 kohtaa voidaan soveltaa. Tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettu hyväksi käyttäminen ei siten edellytä sen erottamiskyvylle tai maineelle tai yleisemmin tavaramerkin haltijalle aiheutuvan vahingon vaaran olemassaoloa (tuomio Intel, C-252/07, EU:C:2008:655, kohdat 27 ja 28 sekä tuomio L'Oréal, C-487/07, EU:C:2009:378, kohdat 38, 42 ja 50).

17. Tuomiossaan L'Oréal, C-487/07, EU:C:2009:378 unionin tuomioistuin on täsmentänyt erottamiskyvyn ja maineen epä-oikeutettua hyväksikäyttöä koskevaa edellytystä ja sen arviointiperusteita seuraavasti: Tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukainen hyväksi käyttäminen, joista käytetään myös nimityksiä "parasitismi" ja "free-riding", ei liity tavaramerkille aiheutettuun vahinkoon vaan hyötyyn, jonka kolmas on saanut samanlaisen tai samankaltaisen merkin käytöllä. Käsite kattaa myös tapaukset, joissa tavaramerkin herättämä mielikuva tai sen heijastamat ominaisuudet siirtyvät samanlaisella tai samankaltaisella merkillä varustettuihin tavaroihin sillä tavoin, että tunnettua tavaramerkkiä käytetään selvästi hyväksi (kohta 41). Sitä, onko merkin käyttö tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä, on arvioitava kokonaisuutena ottaen huomioon kaikki kyseisen yksittäistapauksen merkitykselliset tekijät, muun muassa tavaramerkin maineen laajuus ja erottamiskyvyn aste, kyseessä olevien merkkien samankaltaisuuden aste sekä kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen luonne ja samankaltaisuuden aste (kohta 44). Kun kolmas pyrkii laajalti tunnetun tavaramerkin kanssa samankaltaisen merkin käytöllä kulkemaan tavaramerkin vanavedessä hyötyäkseen sen vetovoimasta, maineesta ja arvostuksesta sekä käyttämään hyödyksi ilman minkäänlaista rahallista vastiketta ja tätä varten suorittamiaan omia toimenpiteitä tavaramerkin haltijan tämän tavaramerkin imagon luomiseksi ja säilyttämiseksi suorittamia markkinointitoimenpiteitä, tästä käytöstä saadun hyödyn on katsottava johtuvan kyseisen tavaramerkin erottamiskyvyn ja maineen epäoikeutetusta hyväksi käyttämisestä (kohta 49).

18. Korkein oikeus toteaa, että koska tavaramerkki Verkkokauppa.com sisältyy sellaisenaan olennaisena osana Oy Waltic Ab:n tunnuksiin, on ilmeistä, että Oy Waltic Ab on saanut toiminnassaan hyötyä laajalti tunnetun tavaramerkin erottamiskyvystä ja maineesta sen vuoksi, että tavaramerkki on ollut sen asiakkaille entuudestaan tunnettu. Samalla tavaramerkin mielikuva ja sen heijastamat ominaisuudet ovat siirtyneet myös Oy Waltic Ab:n palvelun synnyttämään mielikuvaan. Kun kysymys on vielä internetissä tarjottavista tavaroista ja palveluista, sanotunlaista hyötyä on todennäköisesti koitunut myös kuluttajien käyttäessä internetin hakupalveluja ja tehdessä hakuja laajalti tunnetun tavaramerkin perusteella.

19. Oy Waltic Ab:n pyrkimykseen hyötyä laajalti tunnetusta tavaramerkistä viittaa tässä tapauksessa ensinnäkin sen tekemä valinta käyttää .com-verkkotunnusta sille samanaikaisesti myönnettyjen kansallisten .fi-päätteisten tunnusten sijaan. Pelkästään tätä valintaa ei kuitenkaan voida pitää riittävänä selvityksenä sanotusta pyrkimyksestä. Kuten Oy Waltic Ab on vastauksessaan Korkeimmalle oikeudelle todennut, suomalaisetkin verkkokaupat käyttävät myös .com-tunnusta.

20. Oy Waltic Ab:n hyötymistarkoitukseen viittaa erityisesti se, että se on markkinoinnissaan käyttänyt tunnusmerkkiä Veneilijän verkkokauppa.com tavalla, joka on omiaan vahvistamaan mielikuvaa sen tunnusten ja tavaramerkin Verkkokauppa.com välisestä yhteydestä. Kuten tämän tuomion liitteenä olevista tavaramerkin Verkkokauppa.com ja tunnuksen Veneilijän verkkokauppa.com kuvista käy ilmi, Oy Waltic Ab:n käyttämässä tunnusmerkissä sanat Veneilijän ja verkkokauppa.com on kirjoitettu erikseen siten, että punaisella merkitty verkkokauppa.com erottuu visuaalisesti selvästi sitä edeltävästä sinisellä värillä ja suuremmilla kirjaimilla kirjoitetusta sanasta Veneilijän. Lisäksi tunnusmerkki muistuttaa ulkoasultaan merkittävästi Verkkokauppa.com Oyj:n markkinoinnissaan yleisesti käyttämää merkkiä, vaikka niissä on myös hovioikeuden tuomiosta ilmeneviä eroja. Molemmat merkit ovat suorakaiteen muotoisen, kulmistaan pyöristetyn alueen rajaamia ja niissä on käytetty väreinä valkoista ja samansävyistä punaista. Myös merkeissä käytetyt kirjasinlajit muistuttavat jossain määrin toisiaan. Hyötymistarkoitukseen viittaa myös se, että Oy Waltic Ab on ryhtynyt käyttämään kysymyksessä olevia tunnuksiaan vasta sen jälkeen, kun tavaramerkki Verkkokauppa.com oli jo tullut laajalti tunnetuksi.

21. Huomioon ottaen myös tavaramerkin Verkkokauppa.com maineen laajuus, sen ja Oy Waltic Ab:n tunnusten samankaltaisuuden aste sekä yhtiöiden tarjoamien palvelujen laatu ja samankaltaisuuden aste Korkein oikeus katsoo, että Oy Waltic Ab:n tunnusten käyttäminen on merkinnyt laajalti tunnetun tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä. Tätä johtopäätöstä ei riitä horjuttamaan se, ettei tavaramerkkiä Verkkokauppa.com voida kohdassa 15 mainitusta syystä pitää luontaisesti erityisen erottamiskykyisenä.

22. Koska kohdassa 16 esitetyin tavoin jo laajalti tunnetun merkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukainen hyväksi käyttäminen riittää tavaramerkin tuottaman oikeuden loukkauksen toteamiseen, asiassa ei ole tarvetta arvioida, onko laajalti tunnetun merkin erottamiskyvylle aiheutunut haittaa. Asiassa ei ole vedottu siihen, että tavaramerkin Verkkokauppa.com maineelle olisi aiheutunut haittaa.

Hyväksyttävä syy

23. Unionin tuomioistuin on käsitellyt perustellun syyn käsitettä tuomiossaan Interflora ja Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, joka koski laajalti tunnetun tavaramerkin kanssa samanlaisen avainsanan käyttämistä internetin indeksointipalveluun perustuvassa mainonnassa. Indeksointipalvelu mahdollisti sen, että internetin käyttäjän valitessa hakusanaksi laajalti tunnetun tavaramerkin näkyviin tuli samanlaisen avainsanan valinneen taloudellisen toimijan mainoslinkki. Tuomioistuin katsoi, että jos internetissä esitettävässä mainoksessa, joka perustuu laajalti tunnettua tavaramerkkiä vastaavaan avainsanaan, tarjotaan kyseisen tavaramerkin haltijan tavaroille tai palveluille vaihtoehtoa siten, että kyse ei ole mainitun haltijan tavaroiden tai palvelujen pelkästä matkimisesta, että tällä ei vesitetä tai tahrata tavaramerkkiä ja että laajalti tunnetun tavaramerkin tehtäviä ei muutenkaan loukata, tällainen käyttö kuuluu lähtökohtaisesti normaaliin ja vilpittömään kilpailuun ja käytölle on "perusteltu syy" (kohta 91).

24. Unionin tuomioistuin on tuomiossaan Leidseplein Beheer, C-65/12, EU:C:2014:49 arvioinut, voiko perusteltu syy olla käsillä silloin, jos kolmas oli käyttänyt laajalti tunnetun tavaramerkin kanssa samankaltaista merkkiä jo ennen tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättämistä ja merkin käyttö samaa tavaraa varten tapahtui vilpittömässä mielessä. Tuomioistuin totesi (kohdat 43-45), että kolmannen intressi käyttää elinkeinotoiminnassa merkkiä, joka on samankaltainen kuin laajalti tunnettu tavaramerkki, otetaan huomioon tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 2 kohdan asiayhteydessä sitä kautta, että mainitun merkin käyttäjällä on mahdollisuus vedota perusteltuun syyhyn. Kun laajalti tunnetun tavaramerkin haltija on onnistunut osoittamaan, että kyseessä on direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu loukkaus ja erityisesti mainitun tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettu hyväksikäyttö, laajalti tunnetun tavaramerkin kanssa samankaltaista merkkiä käyttäneen kolmannen on osoitettava, että tällaisen merkin käyttämiselle on perusteltu syy. Perustellun syyn käsite ei kata ainoastaan objektiivisesti pakottavia syitä, vaan se voi liittyä myös laajalti tunnetun tavaramerkin kanssa samankaltaista merkkiä käyttävän kolmannen subjektiivisiin etuihin.

25. Kuten edellä selostetuista unionin tuomioistuimen tuomioistakin ilmenee, tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu, laajalti tunnetun tavaramerkin kanssa samankaltaisen merkin käytön oikeuttava hyväksyttävä syy voi olla eri tilanteissa erilainen. Hyväksyttävä syy voi liittyä esimerkiksi terveen kilpailun vaatimuksiin (Interflora) tai se voi liittyä merkin käyttäjän vilpittömään mieleen tilanteessa, jossa merkkiä oli käytetty jo ennen sittemmin laajalti tunnetuksi tulleen tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekemistä (Leidseplein Beheer).

26. Tässä tapauksessa tilanne poikkeaa niistä tapauksista, joiden perusteella unionin tuomioistuin on arvioinut hyväksyttävän syyn käsitettä mainituissa tuomioissaan. Erona tuomiossa Leidseplein Beheer käsillä olleeseen tapaukseen on erityisesti se, että Oy Waltic Ab:n tunnuksia on ryhdytty käyttämään vasta tavaramerkin tultua laajalti tunnetuksi. Korkein oikeus on edellä kohdassa 20 katsonut tunnusten käytön alkamisajankohdan osaltaan viittaavan siihen, että Oy Waltic Ab:n tarkoituksena on ollut hyötyä laajalti tunnetusta tavaramerkistä.

27. Tässä asiassa Oy Waltic Ab on vedonnut hyväksyttävänä syynä siihen, että palvelua kuvaava sana verkkokauppa tuli pitää yksinoikeudesta vapaana ja että palvelua kuvaavasta sanasta ja siihen yhdistetystä verkkotunnuksesta muodostuvan merkin käyttöön oli myös käytännössä pakottava syy.

28. Korkein oikeus toteaa, että tavaramerkkilain 13 ja 15 §:stä ilmenee, että rekisteröinnillä saatu yksinoikeus tavaramerkkiin ei käsitä sellaista merkin osaa, joka ilmaisee yksinomaan palvelun laatua. Pelkästään palvelun laatua osoittavan yleisnimen, kuten sanan verkkokauppa, käyttö elinkeinotoiminnassa ei sinällään tarkoita tavaramerkin erottamiskyvyn ja maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä. Se, että verkkokauppaa harjoittavien tulee voida palveluja tarjotessaan käyttää palvelun laatua kuvailevaa sanaa verkkokauppa, ei kuitenkaan ole hyväksyttävä syy käyttää sitä osana verkkotunnusta ja tunnusmerkkiä sillä tavoin, kuin Oy Waltic Ab on sitä käyttänyt. Kysymyksessä olevien verkkotunnusten käytölle ei myöskään ole Oy Waltic Ab:n väittämää pakottavaa syytä huomioon ottaen sen, että yhtiölle on myönnetty samanaikaisesti .com-päätteisten verkkotunnusten kanssa muutoin samanlaiset .fi-päätteiset verkkotunnukset. Näillä perusteilla Korkein oikeus katsoo, että Oy Waltic Ab ei ole osoittanut hyväksyttävää syytä kysymyksessä olevien tunnusten käyttämiselle elinkeinotoiminnassaan.

Johtopäätös kieltovaatimuksesta

29. Edellä esitetyillä perusteilla Korkein oikeus katsoo, että Oy Waltic Ab:n elinkeinotoiminnassaan käyttämät tunnukset veneilijanverkkokauppa.com ja Veneilijän verkkokauppa.com ovat samankaltaisia kuin laajalti tunnettu tavaramerkki Verkkokauppa.com ja että niiden sanotunlainen käyttäminen merkitsee tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä ilman hyväksyttävää syytä. Oy Waltic Ab on siten loukannut Verkkokauppa.com Oyj:n oikeutta tavaramerkkiin. T avaramerkkilain 38 §:n 1 momentissa säädetyn kiellon edellytykset ovat siis olemassa. Kiellon määrääminen pyydetyssä laajuudessa on perusteltua.

Hyvitysvaatimus

30. Verkkokauppa.com Oyj on vaatinut, että Oy Waltic Ab velvoitetaan suorittamaan kohtuullisena hyvityksenä tavaramerkin oikeudettomasta käyttämisestä 100 000 euroa korkoineen. Oy Waltic Ab on kiistänyt vaatimuksen katsoen, että hyvitystä ei tule määrätä puuttuvan vahingon ja hyötymistarkoituksen vuoksi lainkaan. Määrällisesti Oy Waltic Ab on hyväksynyt korkeintaan 2 000 euroa.

31. Tavaramerkkilain 38 §:n 2 ja 3 momentin mukaan se, joka loukkaa oikeutta tavaran tunnusmerkkiin, on tuottamuksesta riippumatta velvollinen suorittamaan loukatulle kohtuullisen hyvityksen merkin käyttämisestä. Lainkohdassa tarkoitettu hyvitys tulee suorittaa, vaikka loukattu ei osoittaisi kärsineensä tappiota teon johdosta. Hyvityksen laskennallisena perusteena voidaan useimmissa tapauksissa pitää tavanomaista käyttökorvausta eli lisenssimaksua (HE 26/2006 vp s. 23).

32. Tässä tapauksessa ei ole käytettävissä tavanomaista lisenssimaksua, jonka perusteella hyvityksen määrä voitaisiin arvioida. Asianosaiset eivät ole esittäneet muutakaan perustetta kohtuullisen hyvityksen laskemiseksi. Ottaen huomioon asiassa esitetty selvitys internetin välityksellä tapahtuneesta Oy Waltic Ab:n myynnistä vuosina 2009 ja 2010 Korkein oikeus arvioi kohtuullisen hyvityksen määräksi tunnusmerkin käyttämisestä 10 000 euroa.

Tuomiolauselma

Hovioikeuden tuomio kumotaan.

Oy Waltic Ab:tä kielletään käyttämästä tunnusmerkkejä veneilijänverkkokauppa.com ja veneilijanverkkokauppa.com sekä verkkotunnuksia veneilijänverkkokauppa.com ja veneilijanverkkokauppa.com elinkeinotoiminnassaan.

Oy Waltic Ab velvoitetaan suorittamaan Verkkokauppa.com Oyj:lle kohtuullisena hyvityksenä tunnusmerkin käyttämisestä 10 000 euroa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen haasteen tiedoksiannosta 29.6.2010 lukien.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Gustav Bygglin, Hannu Rajalahti, Jukka Sippo, Pekka Koponen ja Mika Huovila. Esittelijä Katariina Sorvari.